作　者：
李中奎，硕士毕业于中国科学院，现在从事专利代理工作。

点评人：
孙芳，北京维诗律师事务所，律师、专利代理人

由第一部分的分析可以看出，司法解释第4条所称等同实施方式存在两种可能的解读，这两种不同的解读方式对专利实务会产生不同的影响。
 

（一）借用等同技术特征判定标准判定等同实施方式的影响

如果完全借用等同特征的判断标准，也就是依规定三要素为依据来对被诉侵权方的实施方式是否属于说明书所记载的实施方式的等同方式进行判断，直接导致的一个结果就是，功能性限定技术特征所涵盖的范围与以说明书所记载的具体实施方式为技术特征经过等同原则扩展之后所获得的范围是一致的。

以“曾展翅诉珍誉公司的鞋垫侵权案”为例，就是在权利要求中采用功能性限定的特征“单向渗透层”所涵盖的保护范围完全等同于直接采用具体实现方式“一种具有漏斗状孔隙的布面”所限定的保护范围。

对于申请人而言，采用功能性限定特征的本意是希望获得比具体实施方式更大一些的保护范围，但是在这种解释下，功能性限定特征的保护范围与具体实施方式相比完全相同而没有任何的扩大，反而可能会带来更多的风险。因为在专利审查过程中，由于审查指南将功能性限定解释为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，其覆盖的大范围相对于具体实施方式所限定的小范围而言，更有可能通过检索获得更多的能够用于评价其新颖性和创造性的对比文件，这样也增大了在实质审查和无效宣告审查程序中权利丧失的风险。

而且，对于其创新点就在于引入某种功能的情况下，如果要在说明书中穷举能实现该功能的所有实施方式是不现实的，但是，在此解释下，只要不穷举，就无法实现对其创新点的全面保护，他人很容易通过更改实施方式来绕过专利权。这必将使得进行技术创新和将其技术创新向社会公众公布的意愿大大降低，明显是不符合促进科技进步这一立法宗旨的。

（二）借用审查指南的规定对司法解释的内容进行解读的影响

1、借用审查指南的规定对司法解释的内容进行解读的影响

如果以所实现的功能、所解决的技术问题和所达到的技术效果三个要素是否相同作为依据，对司法解释所称等同实施方式进行判断，司法解释与审查指南有关功能性限定技术特征的范围的解释在本质上是统一了，却又无法解决由于功能性限定的滥用所导致的与促进科技进步的立法宗旨相偏离的问题。因为在这一解释下，功能性限定技术特征的范围只注重于所实现的功能相同，却忽视了为实现功能所采用的技术手段的差异，即使是在技术手段上进行了改进、创新甚至革命都仍然可能落入以相同的功能限定的技术特征的保护范围内。专利申请人一旦获得了这样的专利授权，就基本意味着对实现该功能的所有相关技术拥有了完全的垄断权，完全排除了在该功能上进行规避设计的可能性，从而阻碍科技进步。

2、笔者建议

针对这一问题，笔者认为，可以通过增加“所属技术领域技术人员容易联想到”这一判断条件来解决。也就是说，将司法解释所称等同实施方式的判断过程以所实现的功能、所解决的技术问题和所达到的技术效果三个要素是否相同，所属技术领域技术人员是否容易联想到作为依据。如果不能确认与专利实施方式不同的被诉实施方式的技术手段是所属技术领域技术人员容易联想到的，则不能认定其属于等同实施方式。

在这种统一的解释下，专利权的保护范围虽然看似很大，却由于其规定了专利权人对等同实施方式的举证义务，从而增加了维权的难度，这样专利权人在主张权利时也会受到一定的限制。

并且，在他人通过采用与说明书所记载的实施方式不同的技术手段获得了较该专利所记载效果更好的预料不到的技术效果的情况下，他人还可以通过将实现相同功能的更先进的技术手段的技术方案申请专利，来获得一份功能性限定专利权的从属专利权，从而通过交叉许可、强制许可等市场经济的方式来协调两者之间的利益关系。这样，权利人与社会公众之间的利益即可以得到一定程度的平衡。

（三）司法解释第4条对专利权人的影响

1、专利权人在专利侵权纠纷中对功能性限定技术特征的举证

不管司法机关最终会将其明确为哪种解释，专利权人在进行侵权诉讼时都需要对功能性限定技术特征承担举证的责任。基于司法解释的规定：

发生功能性限定权利要求的侵权纠纷的时候，如果被诉侵权技术方案的实施方式能实现与权利要求功能性限定技术特征基本相同的功能，但又不同于说明书所记载的实施方式，专利权人就有义务对该被诉侵权技术方案属于说明书所记载具体实施方式的等同实施方式进行举证，如果举证不成功，将承担举证不能的结果。

2、专利权人对功能性限定技术特征举证不能的风险

不可否认的是，专利权人在专利侵权纠纷中对功能性限定技术特征的举证过程是存在相当难度的。

在以所实现的功能、所解决的技术问题和所达到的技术效果三个要素是否相同作为依据，对司法解释所称等同实施方式进行判断的情况下，一旦被诉方的实施方式被法院认定为不属于说明书所记载实施方式的等同实施方式，将很容易导致专利权被宣告无效。被诉侵权技术方案的实施方式在司法判决中被认定为不属于说明书所记载的具体实施方式的等同实施方式，很可能是因为，虽然被诉技术方案的实施方式所实现的功能与权利要求中的功能性限定基本相同，但是其并不能被应用于被诉技术方案中解决与权利要求技术方案相同的技术问题和达到相同的技术效果，也就满足了“所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果”这一审查指南所规定的、可以认定功能性限定权利要求没有以说明书为依据，得不到说明书支持的条件。

3、功能性限定技术特征的存在也有一定的价值

虽然存在专利权会因为举证不能而被宣告无效的风险，但从另一方面来说，功能性限定技术特征的存在也有一定的价值，例如在说明书记载多种实施方式的情况下，采用功能性限定技术特征的撰写方式至少可以从形式上解决不同实施方式所限定的权利要求之间不具备单一性的问题。

三、专利申请人的应对策略

（一）专利申请文件撰写过程中应慎用功能性限定技术特征

在某个技术特征不得不采用功能性限定的情况下，应当在说明书中尽可能多的记载不同的实施方式，并使得这些实施方式所能直接认定等同的范围尽可能的宽泛。

（二）从属权利要求的设置要有前瞻性

2010年2月1日起实施的审查指南第八章规定，在实质审查程序中，针对原权利要求书中未出现过的技术方案，主动增加独立权利要求和从属权利要求都是不能被接受的修改行为。而且，在无效宣告审查程序中对授权专利文件的修改也仅限于权利要求的删除、技术方案的删除和权利要求的合并三种方式。

因此，在某个技术特征不得不采用功能性限定的情况下，还需要在权利要求书中存在对应于该技术特征的说明书中记载所有具体实施方式的从属权利要求，以便为实质审查程序和无效程序中的修改提供基础。在权利要求书中存在对应于该技术特征的说明书中记载所有具体实施方式的从属权利要求，也是与司法解释第5条所规定的捐献原则的要求相适应的。

因为，如果专利申请文件中没有将说明书所记载的对应于功能性限定技术特征的某一具体实施方式记载到权利要求书中，一旦功能性限定的权利要求被宣告无效，将直接导致该具体实施方式的“被捐献”，而且是不能通过等同判断过程来被重新包括到专利权保护范围内的，也就为他人回避该专利权提供了方便。

四、结束语

由以上分析可以看出，对司法解释所称等同实施方式的不同解释将对专利实务产生不同的影响。因此，司法机关应当尽早明确，以维护法律的严肃性和准确性。

（本文转载自北京大学知识产权学院《科技创新与知识产权》杂志“维诗知识产权实务专栏”。）

文章点评

该文章是在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（2009）》（以下简称“解释（2009）”）颁布后，针对其中第4条暨“功能性特征保护范围”的深度解析。

文中第一部分从适用的法律规范层面，对“等同实施方式”的判定规则，给出了两种可能的解读，其一是借用“等同技术特征”的判定标准进行解读，其二是借用审查指南的相关规定进行解读；

第二部分从专利实务的角度，分别探讨前述两种解读的利弊，提出解决建议，然后对解释（2009）第4条对专利权人的影响进行解析；

第三部分则从专利撰写的角度，提出专利申请人的应对策略；最后在文中末尾，作者呼吁司法机关应尽早明确“等同实施方式”的判定规则。

现在，2016年3月21日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“解释（二）”），从最高人民法院规范的层面，对上述呼吁进行了回应，其中第八条规定：

功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

可见，解释（二）的第八条第二款，对解释（2009）第4条中的“等同实施方式”的判定规则进行了明确，该判定规则并没有借用审查指南中的相关规定，而是在借用“等同技术特征”判定标准的基础上，略微修改个别要素后，作出的特别规定。

虽然解释（二）第八条的出台，使得“等同实施方式”的判定规则得以确定，不会再有第二种可能解读方式的困扰，但这并不意味着本文阅读价值的降低，相反，专利实务工作者更应了解该文的分析和建议，特别是文中第二部分关于两种不同解读方式给专利实务带来的利弊分析，以及第三部分专利申请人的应对策略。相信从事专利实务的读者，特别专利申请人、专利权人和专利代理人，能从这篇文章中得到不少关于功能性特征的启发和教导。

另外，读者在阅读这篇文章时，除解释（二）第八条外，还应留意以下相关法规条款，以更好地把握文中观点和关于功能性特征的等同判定规则。

1.《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2015年修订），第十七条第二款。

2. 国家知识产权局2014年发布的《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南（试行）》，第2.5.3节。

3.北京高级人民法院《专利侵权判定指南》（2013年），第16、17、27和54条。

4.上海高级人民法院《专利侵权纠纷审理指引》（2011年）第4、5、6、7和8条。