隆安律师解读民法典 / LONGAN IP
【法律条文】
第八百六十五条 专利实施许可合同仅在该专利权的存续期限内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣告无效的,专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。
【理解与适用】
本条是关于专利实施许可合同仅在该专利权的存续期限内有效的规定。专利权有效期限届满或者专利权被宣告无效的,专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。其中,“专利实施许可合同仅在该专利权的存续期限内有效”应当理解为只有在专利权有效期限内或者专利权被宣布无效之前所签订的专利实施许可合同才能被认定为有效,专利权利终止或者被无效后签订的合同无效。
由于授权的专利每年均需缴纳年费。因此,本条规定的“专利权有效期届满”既包括专利法所规定的发明专利权20年期限,实用新型专利权10年期限,外观设计专利权10年期限(2021年6月1日起《专利法》修改为15年)届满的情形,也包括专利权因没有按照规定缴纳年费而被国务院专利行政部门公告专利权终止的情形。
关于因未缴纳年费而导致专利权终止的时间的认定,何某斌等诉广东万和新电器股份有限公司实用新型专利实施许可合同纠纷案【广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第252号】中,认定为国家知识产权局网站登载的“法律状态公告日”。也即在专利年费滞纳期限和专利权利恢复期内,专利权人仍然享有专利权。在权利恢复期结束后,国务院专利行政部门在专利公报上正式公告专利权终止的,即国家知识产权局网站登载的“法律状态公告日”,才属于专利的不可恢复的终止日。也即在不可恢复终止日前签订专利实施许可合同,均不属于本条所规定的“专利权有效期届满”情形。
《专利法》第45条规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。
针对专利被宣告无效而引起的专利实施许可合同的效力问题,《专利法》第47条第1、2款规定:“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前……已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”。因此,虽然宣告无效的专利权视为自始即不存在,但是在专利权被宣告无效之前签订的专利实施许可合同仍然有效。只有在专利权人明知其专利权有效期限届满或者专利权已经被宣布无效之后,仍然与他人订立专利实施许可合同的,才属于违反本条中“专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同”的行为。
由于上述终止或者被无效的可能性,《技术合同解释》第26条规定:“专利实施许可合同许可人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务,包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求,但当事人另有约定的除外”。专利权人在专利实施许可合同内未按时缴纳年费导致专利无效,属于违约。
针对专利权终止或者被无效后的专利实施许可合同,许可人可以依据《技术合同纪要》第61条规定“专利实施许可合同让与人应当在合同有效期内维持专利权有效,但当事人另有约定的除外。在合同有效期内,由于让与人的原因导致专利权被终止的,受让人可以依据《合同法》第九十四条第(四)项的规定解除合同,让与人应当承担违约责任;专利权被宣告无效的,合同终止履行,并依据专利法的有关规定处理”。因此,专利权终止或者被无效的,可以解除或者终止合同,不再支付相应的许可费用。
【实务问题】
本条相关的实务纠纷相对较多,绝大部分集中在未缴年费及专利被无效后合同解除和费用返还纠纷。
例如,在青海民和朝明印务有限公司与青海育恒教育用品有限公司专利合同纠纷案【青海省西宁市中级人民法院(2017)青01民初246号】中,被告将其于2003年12月23日从第三人(发明人)处获得的“一种防近视书薄”发明专利独占实施许可权分许可给原告,期限为2006年11月1日至2015年10月31日,范围为海东市,专利使用费按授权学校学生计算,为每年42000元,按年支付。后涉案专利于2009年3月18日被国家知识产权局宣布全部无效,原告请求依法判令解除原告与被告签订的《发明专利实施许可合同》及返还专利使用费420,000元,最终法院判决解除合同并返还2009年10月至2010年10月的专利费60,000元。
因此,许可人一定要注意专利年费的缴纳,并积极应对专利无效宣告,防止专利终止或者被无效,避免纠纷。